Проект замечаний к Рекомендациям Роспатента по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака

ПРОЕКТ

«___» июня 2010 г.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности,

патентам и товарным знакам

Руководителю Симонову Борису Петровичу

ЗАМЕЧАНИЯ

к Рекомендациям Роспатента по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака

В результате принятия Федерального закона от 11.12.2002 N 166-ФЗ в законодательстве об охране товарных знаков появилось положение о том, что при согласии правообладателя в отношении более раннего товарного знака допускается регистрация на имя другого лица сходного до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров. В настоящее время такое положение содержится в последнем абзаце пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Очевидно, что юридически обеспеченная этим положением возможность заключается не в том, чтобы просто предоставить Роспатенту рассматриваемое согласие (такое право совершенно не нуждается в специальном закреплении), а в том, чтобы это согласие повлекло бы государственную регистрацию заявленного товарного знака.

Тот круг ситуаций и обстоятельств, когда согласие должно повлечь регистрацию товарного знака, подлежит определению исходя из текста последнего абзаца пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, который подлежит толкованию во взаимосвязи с другими положениями законодательства. Введение в правоприменительную практику каких-либо дополнительных критериев и условий, которые в ГК РФ не предусмотрены, является недопустимым и незаконным.

Однако Роспатент в своих Рекомендациях по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака (утв. приказом Роспатента от 30.12.2009 г. № 190), ввел дополнительные критерии и условия, не предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ. При их несоблюдении достигнутое сторонами согласие о регистрации сходного до степени смешения товарного знака не повлечет такую регистрацию, то есть не будет наделяться юридической силой.

Эти условия изложены в пунктах 6 и 7 Рекомендаций.

Так, анализ этих пунктов показывает, что они допускают регистрацию товарного знака при наличии согласия обладателя «старшего права» только в двух случаях:

- в случае дискуссионности вопроса о сходстве обозначений до степени смешения и однородности товаров;

- в случае аффилированности сторон соглашения, когда между ними имеются «родственные связи» (материнское и дочернее общество и др.);

Но при этом называются еще и ряд исключений, когда даже в этих двух случаях согласие не приведет к регистрации. К таким исключениям, которые должны повлечь отказ в регистрации, отнесены следующие:

- широкая известность более раннего обозначения;

- регистрация испрашивается в отношении товаров широкого спроса или лекарственных препаратов;

- речь идет о коллективном товарном знаке.

То есть, обобщая указанные условия и исключения, следует констатировать, что вопреки буквальному смыслу последнего абзаца пункта 6 статьи 1483 ГК РФ любое из следующих четырех обстоятельств даже при наличии согласия обладателя «старшего права» повлечет отказ в регистрации сходного до степени смешения товарного знака в отношении однородных товаров:

1. Стороны соглашения являются самостоятельными (не аффилированными) лицами, а смешение между их обозначениями и однородность товаров не вызывает сомнений;
2. Более раннее обозначение широко известно;
3. Регистрация испрашивается в отношении товаров широкого спроса или лекарственных препаратов;
4. Более ранний либо заявленный товарный знак является коллективным.

Подобные ограничения и условия в применении последнего абзаца пункта 6 статьи 1483 ГК РФ фактически отменяют эту норму, заменяя ее другой, поскольку по сравнению с его буквальным смыслом резко сокращают число ситуаций, когда регистрация товарного знака состоится.

А поскольку согласие на регистрацию сходного до степени смешения знака в отношении однородных товаров является особым видом распоряжения своим правом, то введение указанных ограничений одновременно является необоснованным ущемлением этой предусмотренной законом возможности. В особенности это касается владельца широко известного товарного знака, поскольку уже сама известность, по мнению Роспатента, означает невозможность учесть его согласие.

Всё это оправдывается составителями Рекомендаций со ссылкой на то, что потребитель может быть введен в заблуждение и, вероятно, при этом учитывается положение подпункта 1) пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Действительно, если одинаковые или однородные товары разных лиц обозначаются тождественными или сходными до степени смешения товарными знаками, то это, как правило, приводит к смешению их потребителями в гражданском обороте и, как следствие, к риску их заблуждения в фигуре производителя, а также относительно свойств товара.

Однако такой же риск присутствует в целом ряде других ситуаций, но при этом поведение правообладателя не только не объявляется законодателем противоправным, а зачастую оно считается его правом. В качестве таких примеров можно отметить следующие:

- отчуждение исключительного права на товарный знак;

- заключение лицензионного договора с возможным неисполнением сторонами условий о должном качестве лицензионных товаров;

- непринятие правообладателем мер по защите от контрафактной продукции;

- резкое снижение качества или изменение свойств товара самим правообладателем;

- отказ от регистрации товарного знака, когда он начинает использоваться другими лицами.

Следует отметить, что не защищают потребителей от смешения и заблуждения и выработанные Роспатентом Рекомендации в той части, в которой они допускают регистрацию товарного знака с согласия правообладателя, аффилированного с заявителем. Дело в том, что «родственная связь» может исчезнуть на следующий же день после вынесения решения о регистрации товарного знака, например, в результате смены директора или продажи доли в уставном капитале, в результате чего исключительными правами на явно сходные до степени смешения товарные знаки, зарегистрированные в отношении очевидно однородных товаров, станут обладать совершенно независимые и никак не связанные друг с другом организации.

Полагаем бесперспективными и нецелесообразными попытки, направленные на исключение всех названных и действий и соглашений правообладателя товарного знака, в результате которых потребитель может быть введен в заблуждение. Сам рынок, а не закон, является тем эффективным регулятором, который заставляет правообладателя заботиться о репутации своего товарного знака, исключая то смешение, которое явно противоречит интересам потребителей.

Именно поэтому в правовом регулировании отношений по поводу товарных знаков в настоящее время в большой степени обеспечивается свобода действий и соглашений производителей по вопросам, связанным со смешением товаров. Например, законодатель не предпринимает усилий по ограничению отчуждения исключительных прав на товарные знаки, по обеспечению прекращения лицензионных договоров по инициативе третьих лиц, по борьбе с контрафактными товарами вопреки воле правообладателя и иные подобные усилия. А это означает, что позиция Роспатента по защите интересов потребителей от смешения товаров вопреки частным соглашениям противоречит и общим подходам к правовому регулированию данных отношений.

Кроме того, обоснование ограничений в применении последнего абзаца пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ссылкой на введение потребителей в заблуждение представляется недопустимым игнорированием принятого разделения оснований к отказу в регистрации на абсолютные и относительные.

В соответствии с таким разделением, а также исходя из структуры статьи 1483 ГК РФ, следует прийти к выводу, что сходство до степени смешения, о котором идет речь в пункте 6, не рассматривается законодателем в качестве частного случая риска заблуждения потребителей, о котором идет речь в пункте 3.

Такой же подход к вопросу о соотношении этих двух норм ранее был описан в утвержденном Приказом Роспатента №12 от 06 июля 2004 года Разъяснении о неправомерности ссылок на пункт 1 статьи Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» при применении оснований для отказа в регистрации товарного знака, установленных абзацем вторым пункта 3 статьи 6 названного закона. Следует поддержать изложенный в заключении этого Разъяснения вывод, сделанный на основании системного толкования правовых норм с многочисленными ссылками на международную практику:

«3. При применении оснований для отказа в регистрации товарного знака или оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, предусмотренных абзацем вторым пункта 3 статьи 6 Закона ("Абсолютные основания для отказа"), считать неправомерным принятие соответствующих решений, исходя из сходства до степени смешения обозначения или товарного знака с охраняемым товарным знаком, поскольку упомянутое основание может быть применено только в рамках реализации пункта 1 статьи 7 Закона ("Иные основания для отказа")».

То есть, разрешение законодателя регистрировать сходные до степени смешения обозначения с согласия обладателя «старшего права» не может одновременно рассматриваться как частный случай запрещенного им же в другом положении закона введения потребителей в заблуждение. Иными словами, реализация своего частного интереса, распоряжение своим исключительным правом на товарный знак не рассматривается в качестве противоречащего публичному интересу, охраняемому иной правовой нормой.

Таким образом, мы полагаем, что пункты 6 и 7 рассматриваемых Рекомендаций противоречат не только буквальному, но и общему смыслу последнего абзаца пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, являясь недопустимым со стороны Роспатента нормотворчеством и ограничением свободы в заключении сделки о выдаче согласия на регистрацию сходного до степени смешения обозначения.

А поскольку Рекомендации, оперируя вводимыми Роспатентом оценочными понятиями «степень сходства, приближенная к тождеству», «дискуссионный характер сходства до степени смешения», «широко известное обозначение», «дискуссионный характер вопроса об однородности товаров», не устраняют неопределенность в вопросе о том, когда согласие повлечет регистрацию товарного знака, то тем самым содержат в себе и недопустимую свободу усмотрения экспертизы, порождающую коррупционную составляющую.

Что касается случаев, когда смешение товаров может стать не просто нежелательным, но и опасным для потребителей, то, во-первых, лучшей защитой от этого является забота правообладателя о своих интересах, а во-вторых, запрет на использование сходного до степени смешения обозначения может быть предметом подробного регулирования соответствующего специального закона, рассчитанного на конкретные товары (например, Закона РФ «О лекарственных средствах»).

В любом случае, недопустимым является отказ в регистрации сходного до степени смешения обозначения при наличии согласия правообладателя, если основание для такого отказа, как показано выше, не предусмотрено в статье 1483 ГК РФ.

Вышесказанное заставляет нас отказать в поддержке Рекомендаций в части пунктов 6 и 7 и предложить Роспатенту пересмотреть изложенные подходы.

Что касается формальных требований к документу, который подтверждает согласие, то нам представляется необходимым, чтобы одна из возможных форм так называемого письма-согласия была предложена заявителям в соответствующем Приложении к Рекомендациям без придания ей статуса единственно возможной.

Предлагается также исходить из того, что выдача согласия на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака является обязательством правообладателя, принятым им в соответствии с соглашением, заключенным в устной или письменной форме. Такое обязательство может быть исполнено до принятия Роспатентом решения по заявке и в момент государственной регистрации товарного знака, осуществленной на основании этого согласия, погашается. Соответственно, поскольку никаких иных специальных положений ГК РФ на этот счет нет, то оно может быть отозвано правообладателем в любой момент до государственной регистрации товарного знака, за что он сам должен отвечать перед своим контрагентом (заявителем по заявке). Но после государственной регистрации товарного знака отзыв этого согласия становится невозможным, подобно тому, как невозможно отказаться от отчуждения исключительного права после государственной регистрации договора.

Поэтому в целях необходимой для экспертизы правовой определенности по вопросу о том, согласен ли правообладатель на регистрацию товарного знака, предлагается в прилагаемой форме письма-согласия указать соответствующую фразу о его безотзывности.