Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений и товарных знаков на тождество и сходство (далее - Рекомендации) направлены на обеспечение реализации положений Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон), связанных с определением тождества или сходства до степени смешения заявленных обозначений или уже зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания (далее - товарный знак) - объектами, перечисленными в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом пункта 1 статьи 7 Закона при экспертизе заявок на товарные знаки в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона, при рассмотрении возражений и жалоб в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 28 Закона, а также при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав на товарные знаки в соответствии со статьей 45 Закона. Рекомендации направлены на защиту интересов потребителя от введения его в заблуждение относительно происхождения товара.

1.2. Рекомендации предназначены для экспертов и специалистов Патентного ведомства.

1.3. Предложенные в Рекомендациях признаки тождества и сходства до степени смешения товарных знаков определены, исходя из действующего в Российской Федерации законодательства в области товарных знаков с привлечением подготовленных в предыдущие годы в системе Патентного ведомства разработок по этой проблеме, с учетом отечественного и международного опыта в решении данного вопроса.

2. Правовые основания проверки тождества и сходства до степени смешения заявленных обозначений и товарных знаков

2.1. В соответствии с абзацами первым и третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения.

2.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:
с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров;
с товарными знаками других лиц, охраняемыми без регистрации в силу международных договоров Российской Федерации;
с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с Законом, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наименованием;
с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке.

2.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона использование товарного знака или сходного с товарным знаком обозначения для однородных товаров, противоречащее положениям пункта 2 статьи 4 Закона влечет за собой гражданскую и (или) уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Понятие тождества и сходства до степени смешения

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила) содержат определения понятий тождественного обозначения и обозначения, сходного до степени смешения, при экспертизе заявок на товарные знаки. В соответствии с абзацем первым пункта 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. В соответствии с абзацем 2 пункта 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Установление тождества обозначений при экспертизе заявок на товарные знаки не вызывает затруднений. Более сложным является определение сходства обозначений до степени их смешения. Остановимся подробнее на вопросах определения сходства различных видов обозначений.

4. Определение сходства словесных обозначений

4.1. В соответствии с абзацами первым, вторым, третьим пункта 14.4.2.2. Правил словесные обозначения сравниваются:
- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

4.2. В соответствии с абзацем четвертым пункта 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

4.2.1. Звуковое (фонетическое) сходство.

4.2.1.1. В соответствии с подпунктом (I) пункта 14.4.2.2. Правил звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.

Признаки, на основании которых определяется звуковое сходство словесных обозначений (перечисляются ниже) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

4.2.1.2. Перечислим наиболее распространенные случаи звукового сходства:
1) тождество звучания обозначений
Пейджерком - Pagercom
Ethyol - Этиол
Kris - Criss
2) тождество звучания начальных частей обозначений и сходство звучания конечных частей
Белоком - Belocon
Megalong - Megalomk
3) сходство звучания начальных частей обозначений и тождество звучания конечных частей
Aton - Eaton
Dalso - Delso
Komstar - Kanstar
4) тождество звучания начальных и конечных частей обозначений и сходство звучания средних частей
Almonofen - Almunafen
5) тождество звучания средних частей обозначения и сходство звучания начальных и конечных частей
Aribolt - Oribold
6) фонетическое вхождение одного обозначения в другое Альфа - Альфабанк
Diamant - Abi Diamant

4.2.1.3. В состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, они не носят описательного характера. К слабым элементам относятся, в частности неохраноспособные обозначения (например, Auto, Эко, Fito, Инфо, Плюс, Soft, Media) и форманты типа -мат, -ол, -дент, -кард и т.п. Например, в обозначении Autoscript auto - слабый элемент, a Script - сильный элемент. В обозначении Megaspell Mega - слабый элемент, Spell - сильный элемент. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

4.2.1.4. Часто сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов (например, Leptadent, Leptanor, Leptakon, Leptalon) или иных слабых элементов (Метастрой, Метаинфо, Метатранс, Метатур, Мета-Инвест). Обозначение, содержащее в своем составе сильный элемент, лежащий в основе серии знаков, может не быть сходным до степени смешения с отдельными обозначениями, составляющими данную серию (например, Leptakar и знаки, содержащие элемент Lepta, указанные выше), однако оно является сходным со всей серией знаков.

4.2.2. Графическое (визуальное) сходство.

4.2.2.1. В соответствии с подпунктом (2) пункта 14.4.2.2. Правил графическое сходство определяется на основании следующих признаков:
- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.

4.2.2.2. Графическое сходство может усилить сходство обозначений или наоборот, ослабить его. Например, использование одинакового алфавита усиливает сходство обозначений Burotel и Burotel. Вследствие применения в написании обозначений разных алфавитов, они могут быть признаны не сходными до степени смешения. Обычное написание обозначений Globo и Globe усиливает их сходство. Написание же обозначения Globe в оригинальной графической манере (рис. 1) ослабляет его сходство с обозначением Globo.

4.2.2.3. Оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к утрате им словесного характера. Например, на рис. 2 приводится изображение словесного обозначения Марчелло, выполненного в оригинальной графической манере. В результате обозначение утратило словесный характер и стало изобразительным. Экспертиза подобных обозначений должна проводиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изобразительным обозначениям.

4.2.3. Смысловое (семантическое) сходство

4.2.3.1. В соответствии с подпунктом (3) пункта 14.4.2.2. Правил смысловое сходство определяет на основании следующих признаков:
- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (например, Русский негоциант - Российский негоциант; Golden vale (золотая долина; поэт.) - Golden valley (золотая долина); в частности совпадение значения обозначений в разных языках (Ника - Нике (богиня победы в древнегреческой мифологии; Amour - Amor (любовь);
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (например, Marquise de Pompadour suprime - маркиза де Помпадур; conti - paolo conti);
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (например, Наш покой - Ваш покой).

4.2.3.2. Смысловое сходство обозначений в отличие от графического сходства может выступать в качестве самостоятельного критерия. Наличие у обозначения смыслового значения (или, наоборот, отсутствие такового) может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными, несмотря на их звуковое сходство (например, Маг (волшебник, чародей) - Мак (цветок); Сова (птица) - Савва (мужское имя); Компас (прибор) - Конпас (изобретенное слово).

4.2.4. Экспертиза словесных обозначений, состоящих из двух и более слов.

4.2.4.1. Если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания типа Elixir D'Amour, Шапка Мономаха, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

4.2.4.2. Если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов (например, Промест инжиниринг; Дельта инвест), то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов. Однако, совпадение таких элементов может усилить сходство обозначений (Kalpol international - Kolpal international), и наоборот, различие неохраноспособных элементов может способствовать увеличению несходства обозначений (Elkom plus - Elikom trusn).

5. Определение сходства изобразительных и объемных обозначений

5.1. В соответствии с абзацами первым, вторым, третьим и четвертым пункта 14.4.2.3. Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:
- изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и объемные элементы.

5.2. В соответствии с абзацами пятым, шестым, седьмым, восьмым, девятым и десятым пункта 14.4.2.3. Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:
- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;

- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);

- сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

5.2.1. При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, как правило, сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти. Поэтому, если первым впечатлением от сравнения двух обозначений является впечатление сходства, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением. Проиллюстрируем оказанное примерами в отношении изобразительных обозначений, являющихся сходными до степени смешения (см. рисунки 3, 4, 5, 6).

5.2.2. Поскольку при зрительном восприятии осмотр объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений следует основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (см. рис. 7).

5.2.3. На сходство изобразительных и объемных обозначений влияет их смысловое значение. Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство, а разное - ослабляет. Например, одно и то же обозначение, по-разному расположенное на плоскости, может иметь разное смысловое значение. На рис. 8 представлены три варианта на плоскости одного и того же изобразительного обозначения. В зависимости от расположения данное обозначение ассоциируется с русской буквой "Л" или с латинскими буквами "L" и "V", и, следовательно, не могут считаться сходными до степени смешения.

5.2.4. Сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных и объемных обозначений является вспомогательным признаком. Указанное сходство играет основную роль, как правило, при сравнении изобразительных обозначений, представляющих собой не конкретное изображение, а сочетание различных цветов и тонов (например, в виде полос), т.к. отличительная способность таких обозначений основывается именно на определенном сочетании цветов и/или тонов.

5.3. При оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и более элементов, решающим является тождество или сходство следующих элементов:
- доминирующих элементов;
- элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр);
- элементов, которые лучше запоминаются потребителями (например, симметричные элементы; элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных).

6. Определение сходства комбинированных обозначений

6.1. В соответствии с абзацами 1, 2, 3 пункта 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:
- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

6.2. При определении сходства комбинированных обозначений используется признаки и положения, приведенные в разделах 4 и 5 настоящих Рекомендаций.

6.3. При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр объекта). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции. Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, т.к. он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Особенно сильно эта тенденция проявляется при восприятии этикеток. Этикетка, как правило, содержит в своем составе оригинальное индивидуальное название товара (например, "Черные глаза", "Фанта", "Столичные", "Красная шапочка"). Изобразительная часть этикетки в большинстве случаев служит фоном для словесного элемента (рис. 9), либо указывает на вид товара, для которого этикетка предназначена, его состав, происхождение, способ применения и т.п. (рис. 10). Таким образом, индивидуализация товара осуществляется благодаря словесному элементу этикетки. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения (сходство элементов определяется в соответствии с п. 14.4.2.2. Правил), то такие комбинированные обозначения следует признать сходными до степени смешения (см. примеры на рис. 11) (при различии в изобразительных элементах). Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение следует признать сходным до степени смешения с указанным товарным знаком. Изобразительный элемент комбинированного обозначения также может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности так и в совокупности. При установлении доминирующего значения изобразительного элемента по отношению к словесному элементу комбинированного обозначения экспертиза производит поиск комбинированных товарных знаков и изобразительных товарных знаков, содержащих обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с изобразительным элементом заявленного комбинированного обозначения. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что изобразительные элементы обозначений тождественны или сходны до степени смешения (сходство элементов определяется в соответствии с п. 14.4.2.3 Правил), и что эти элементы важны для осуществления обозначениями их отличительной функции, то такие комбинированные обозначения следует признать сходными до степени смешения (см. примеры на рис. 12) (при различии словесных элементов). Если при сравнении изобразительного элемента комбинированного обозначения с изобразительным товарным знаком будет установлена их тождественность или сходство до степени смешения, то заявленное комбинированное обозначение следует считать сходными до степени смешения с выявленным изобразительным знаком. Вместе с тем следует учитывать следующее.

Частое использование в товарных знаках изображения земного шара ослабило различительную способность этого элемента. Поэтому присутствие в комбинированных обозначениях тождественных или сходных до степени смешения изображений земного шара не может служить основанием для признания данных обозначений сходными до степени смешения (рис. 13). Не является основанием для признания комбинированных обозначений сходными до степени смешения использование в написании словесных элементов тождественных или сходных до степени смешения шрифтов, поскольку доминирующим при восприятии таких обозначений является словесный элемент, и именно он играет главную роль в индивидуализации товара (рис. 14). Не могут быть отнесены к основным элементам различные обрамления словесных элементов в виде картушей, орнаментов и т.п. (рис. 15). Необходимо учитывать, что вследствие комбинирования словесного и изобразительного элементов, сходство элементов (только словесных или только изобразительных) может быть ослаблено. Поэтому, при оценке сходства комбинированных обозначений следует руководствоваться также и ассоциациями в целом, вызываемыми этими обозначениями.