Заключение ЭК декабрь 2013 г.

Исх. № 011113 12 ноября 2013 г.

Экспертный Комитет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о проверке законности и обоснованности

Решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака

по заявке № 2012710170

Экспертный Комитет МОО ППП (далее – Экспертный Комитет) является органом публичного общественного контроля со стороны профессионального сообщества патентных поверенных над правоприменительной деятельностью государственных органов по конкретным делам, в которых даётся правовая оценка рассматриваемого объекта промышленной собственности.

24 октября 2013 г. в Экспертный Комитет обратился представитель ООО «Особый приём» (г. Москва) с просьбой выразить мнение о законности и обоснованности решения Роспатента от 02 сентября 2013 г. об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012710170.

Решение Роспатента вынесено на основании Заключения по результатам экспертизы. В качестве оснований отказа указаны пункты 1 и 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса РФ. Отказ мотивирован следующим образом: «Поскольку заявленное обозначение представляет собой объемное обозначение, а именно бутылку, в отношении части товаров 32 класса и всех товаров 33 класса заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением — емкость, в которой реализуются заявленные товары 32 класса, кроме «таблетки для изготовления газированных напитков» и все товары 33 класса (п. 1 ст. 1483 Кодекса). Для товаров 32 класса «таблетки для изготовления газированных напитков» регистрация заявленного обозначения представляется ложной (п. 3 ст. 1483 Кодекса)». При этом экспертиза отклонила в качестве аргумента о наличии различительной способности информацию о выдаче заявителю патента № 85426 на промышленный образец, где объектом является данная бутылка, сославшись на то, что делопроизводство ведется по каждой заявке в отдельности.

Проведя проверку законности и обоснованности данного правоприменительного акта, при этом не рассматривая вопрос об охраноспособности заявленного обозначения по относительным требованиям, Экспертный Комитет пришел к следующим выводам.

Обозначение по заявке № 2012710170 представляет собой объемное обозначение в виде четырехгранной бутылки:

Методические рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Роспатента № 39 от 23.03.2001 г., предусматривают определенный алгоритм экспертизы объемных обозначений. Согласно п. 2.7 указанных рекомендаций: «Если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью. Для подтверждения возможности предоставления правовой охраны форме товара (его части) или упаковке заявителем могут быть представлены сведения о наличии альтернативных форм выполнения такого же товара (его части) или упаковки, находящиеся в обращении на рынке, которые свидетельствуют о возможностях для третьих лиц альтернативного выбора формы выполнения при сопоставимой стоимости изготовления».

Заявленное обозначение характеризуется, в частности, такими оригинальными особенностями, как выполнение основания в виде выступа, проходящего по всему периметру; горизонтально ориентированными плечиками в виде слегка выпуклой грани; выполнением боковых граней со ступенчатыми выступами; проработкой боковых граней рифлением вертикальными полосками. Указанные признаки являются исключительно эстетическими, и с какой-либо технической функцией бутылки как емкости не связаны. Данные оригинальные особенности формы направлены на индивидуализацию товаров и обеспечивают заявленному обеспечению различительную способность.

Форма бутылки с такими отличительными признаками традиционной не является. По крайней мере, экспертиза не указывает на традиционность формы и не приводит какие-либо сведения в обоснование такой традиционности.

Возможность для третьих лиц альтернативного выбора формы выполнения такой же упаковки (бутылки) при сопоставимой стоимости изготовления представляется очевидной. Кроме того, в ответе заявителя на Уведомление по результатам экспертизы представлены сведения о наличии многочисленных альтернативных форм выполнения бутылок, находящихся в обращении на рынке.

На основании положений Методических рекомендаций следует сделать вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям, предъявляемым для его регистрации в качестве товарного знака. Решение Роспатента противоречит положениям п. 2.7 Методических рекомендаций.

Вывод экспертизы о том, что форма бутылки обусловлена исключительно функциональным назначением, явным образом противоречит здравому смыслу. С таких позиций можно было бы отказывать в регистрации в качестве товарного знака вообще любой формы бутылки.

Кроме того, Решение входит в противоречие с многолетней практикой экспертизы Роспатента, зарегистрировавшего (предоставившего правовую охрану) в качестве товарных знаков многочисленным бутылкам, имеющим порой и менее оригинальную форму.

Утверждение экспертизы о том, что выдача патента № 85426 на промышленный образец не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, формально не оспариваемое, не представляется уместным. Одним из условий патентоспособности промышленного образца, в частности является удовлетворение им требованию новизны (п. 1 ст. 1352 ГК РФ). Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца (п. 2 ст. 1352 ГК РФ). Решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия, правовая охрана в качестве промышленного образца не предоставляется (п. 5 ст. 1352 ГК РФ).

Сознательное игнорирование экспертизой предшествующей практики предоставления правовой охраны на том основании, что «по каждой заявке ведётся отдельное делопроизводство» может вызывать только недоумение. Такой формальный подход приводит к нарушению единообразия правоприменительной практики.

Нельзя согласиться и с выводом экспертизы, что «для товаров 32 класса «таблетки для изготовления газированных напитков» регистрация заявленного обозначения представляется ложной». Следует учитывать, что заявленное обозначение представляет собой объёмную форму упаковки для товаров, которая может быть использована для хранения и транспортировки не только жидкостей, например, напитков, но и сыпучих товаров, например, «таблеток для изготовления газированных напитков». Сама по себе заявленная бутылка не содержит никаких указаний на возможность использования её в качестве упаковки только для напитков. Никакого обоснования обратного экспертизой не представлено.

Таким образом, Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012710170 на основании п. 1 и п. 3 ст. 1483 ГК РФ, по мнению Экспертного Комитета, следует признать незаконным, необоснованным и нарушающим основные принципы оценки объемных товарных знаков.

Председатель Экспертного Комитета:
	В.А. Герман
Члены Экспертного Комитета:
В соответствии с п. 4.15 Положения об Экспертном Комитете подпись отсутствует.	Д.А. Боровский М.А. Гринева Е.А. Ермакова В.А. Клюкин О.Г. Морская В.М. Рыбаков Н.А. Хмелевская М.В. Лабзин